LEADING CASE: ACEPTAN RESTITUCIÓN DE FRUTOS EN MARCAS
Por G. Breuer
En un nuevo Leading Case en la materia, G. Breuer obtuvo una condena judicial que obliga a un infractor por el uso ilegítimo de una marca ajena a pagar al titular de la marca no sólo los daños y perjuicios ocasionados por la infracción, sino también a restituir las ganancias obtenidas indebidamente, fijándose el monto de condena más alto hasta la fecha en esta materia.
Al rechazar la Corte Suprema de Justicia de la Nación la queja presentada, ha quedado firme una sentencia dictada por la Sala III de la Cámara Nacional Civil y Comercial Federal en la cual se condenó al competidor infractor a cesar en el uso ilegítimo de una marca, a pagar los daños y perjuicios causados y a restituir al titular los frutos obtenidos por la explotación ilegítima de la marca de su competidora. Así no sólo condenó al demandado a resarcir los daños y perjuicios acreditados en la causa, sino que también lo condenó a restituir las ganancias que el infractor obtuvo mediante el uso indebido de la marca (Causa Nº 7842/09 “Industrias Saladillo SA c/ Tigre Argentina SA s/ Cese de uso de marca” del 1/10/19).
En el caso, Industrias Saladillo S.A. titular de un registro que protege una combinación de colores aplicada a tubos para redes de agua y que la utilizaba con singular éxito -líder en el mercado- se vio sorprendida por el lanzamiento de los mismos productos por un competidor directo, Tigre Argentina S.A., aplicando ilegítimamente su marca. En el curso del proceso se logró acreditar no sólo los daños causados, en particular el desplazamiento en ciertos comercios (se dejó de comprar a Industrias Saladillo para pasar a adquirir a Tigre Argentina), sino también las importantes utilidades que el infractor obtuvo mediante la explotación ilegítima de la marca de Industrias Saladillo.
Hasta el dictado de esta sentencia nuestros Tribunales venían desestimando los reclamos de restitución de frutos indicando que las marcas no son bienes fructíferos. Por primera vez se reconoce que el infractor debe restituir las ganancias obtenidas por el uso ilegítimo de la marca de un competidor.
Por un lado, pues la restitución de frutos está admitida en nuestro derecho. El propietario de una marca es el único que tiene derecho de gozar de los frutos naturales o civiles que produzca su propiedad o el uso de ella. Y los frutos le pertenecen al titular de la marca y no a un competidor u otra persona, porque la propiedad de los frutos no se adquiere por el hecho de percibirlos, sino a título de propietario del bien que los produce. Por esas razones el usurpador que utiliza una marca ajena, y le saca frutos, está obligado a restituirlos al verdadero titular de la marca. No hay dudas que el infractor condenado ha utilizado una marca ajena. Y las ganancias obtenidas derivan de la explotación indebida de la marca ajena. Ganancias que, desde luego, pertenecen a su titular.
Por otro, pues contribuye con mayor eficacia al respeto de los derechos de marcas ajenos y a la moralización de las costumbres. Ningún beneficio le reportará el ilícito ya que deberá restituir todas las ganancias obtenidas.
Constituye un significativo avance en la materia ya que condenan no solo a resarcir el perjuicio causado (de naturaleza aquiliana), sino también a restituir los frutos (ganancias) ilegítimamente obtenidas (lo que deriva del derecho de propiedad).
Este artículo es un comentario breve sobre novedades jurisprudenciales en Argentina; no resulta ser un análisis completo ni constituye asesoramiento legal.
Adjuntamos la sentencia completa: