NULIDAD DE MARCAS Y COMPETENCIA

Por G. Breuer


Una nueva sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal (CNCyCFed, Sala II, “Bazar Avenida S.A. c/ Impex S.A. s/ Nulidad de marca”, sentencia del 10/06/2022) arrojó luz sobre la correcta interpretación que se debe realizar del art. 24 de la ley 22.362, el cual refiere a la nulidad de los registros de marca.

En el año 2018 se realizaron dos modificaciones a la competencia de los Juzgados Federales en lo Civil y Comercial para entender en cuestiones de marcas. Por un lado, se creó una instancia administrativa donde sería el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (I.N.P.I.) -organismo encargado de llevar adelante el proceso de registro de marca- el encargado de resolver sobre ciertas nulidades de marca. Por el otro, se modificó el art. 26 de la norma para establecer que también será el I.N.P.I. el encargado de declarar la caducidad de los registros de marca por falta de uso.

Así, el nuevo art. 24 sostiene que:

“Son nulas las marcas registradas:

a) En contravención a lo dispuesto en esta ley;

b) Por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero;

c) Para su comercialización, por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas a tal efecto.

El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, a través de la Dirección Nacional de Marcas, de oficio o a pedido de parte, resolverá en instancia administrativa las nulidades de marcas a las que se refiere el inciso a) del presente artículo”.

De la lectura del artículo, se desprende que no todas las nulidades se resuelven en sede administrativa, como había interpretado el juez de primera instancia de la causa al declarar su incompetencia, sino solo a las que se refiere el inciso A. Esto ya había sido resuelto por nuestra Cámara también en un antecedente donde se dijo que “Más allá de la curiosa “ratio legis” de la ley, de su texto parece desprenderse que el I.N.P.I. sólo podría extinguir su acto en el supuesto previsto en el inciso “a” (marca otorgada en contravención a lo dispuesto en la ley).” (CNCyCFed, Sala II, NZXT Inc. c/ Fontan, Sebastian Anibal y Otro s/Nulidad de marca, sentencia del 17/11/2021).

El conflicto del caso comentado radica en que la nulidad del inciso a) -marcas registrada en contravención a lo dispuesto en esta ley- engloba una gran cantidad de supuestos entre los cuales podemos encontrar vicios en el solicitante, vicios que afectan al signo y vicios en el procedimiento de concesión.

La demanda del presente caso persigue una acumulación de distintos objetos, los cuales se dividen en tres por ser su destino distintos registros de marca:

1- Nulidad de marcas por falsa declaración de uso o, en subsidio, su caducidad por falta de uso.
2- Nulidad de marcas por constituir “marcas de repetición” y por tener conocimiento de que el signo pertenecía a un tercero.
3- Caducidad de marcas por falta de uso.

La nulidad de la marca extingue el derecho por estar viciada con algún defecto de fondo o de forma que la condena a su invalidez y fue nuestra postura al acudir a la justicia que la competencia otorgada al I.N.P.I. en el nuevo art. 24 se refiere a las prohibiciones expresas vinculadas al proceso de registro del signo previstas en los arts. 2 y 3 de la ley 22.362. Es decir, cuestiones que le corresponde analizar al I.N.P.I. cuando una marca es solicitada.

En este sentido, consideramos que el I.N.P.I. no puede adentrarse a examinar y decidir sobre cuestiones que implican ir más allá del análisis de la concordancia objetiva del signo con los arts. 2 y 3 mencionados, como sería analizar e interpretar actitudes, finalidades, motivaciones, conocimiento, ilicitudes, etc. Estas cuestiones son competencia natural y clara del Poder Judicial.

El juez de primera instancia se declaró incompetente argumentando que “la revisión de aquellas decisiones emanadas del INPI en materia de nulidad y caducidad marcaría, sí conforman materia propia de competencia de este fuero en lo Civil y Comercial Federal, pero a través de la intervención de la Cámara de Apelaciones y por conducto del recurso directo”. Es decir, según su interpretación en todos los casos la nulidad y la caducidad corresponden por origen al I.N.P.I.

En la apelación, señalamos que la declaración jurada de uso presentada en el proceso de renovación produce una presunción de veracidad, por lo que consideramos que juzgar sobre la falsedad de una declaración jurada no es competencia del I.N.P.I., sino del Poder Judicial.

El reconocimiento de la sentencia recae en que el nuevo art. 24 de la ley 22.362 “remite a las exigencias de los artículos 1 a 3 para la registrabilidad de los signos. La nulidad fundada en la falsedad de la declaración jurada de uso (art. 26 último párrafo) escapa a esa realidad, de modo que su conocimiento corresponde a los jueces y no al INPI.”

Por otro lado, respecto al resto de los objetos de la demanda, la sentencia sostiene que “La complejidad de la acción exige la intervención de los tribunales de justicia, pues sólo ellos garantizan el resguardo de los derechos de defensa en juicio y del debido proceso en el contexto señalado (esta Sala, causa n° 22.774/19 del 12/11/20). Concluir en lo opuesto implicaría fragmentar la controversia de modo artificial motivando la intervención simultánea de órganos administrativos y judiciales que, al no contar con una visión integral del asunto, no están en condiciones de resolverlo en forma coherente.”

Esta sentencia se constituye como un importante antecedente para delimitar la competencia del I.N.P.I. en materia de nulidad. Será competente cuando la causa de la nulidad refiera a las prohibiciones de registro de marca contenidas en los art. 2 y 3 de la ley 22.362. Por el contrario, en el resto de los casos será la Justicia Nacional en lo Federal Civil y Comercial quien sea competente de origen.

Este artículo es un comentario breve sobre novedades jurisprudenciales en Argentina; no resulta ser un análisis completo ni constituye asesoramiento legal.

Adjuntamos la sentencia completa: