EL DRAMA DE LOS ENLACES PATROCINADOS: DOS PASOS PARA ADELANTE, DOS PARA ATRÁS
Por PEDRO BREUER MORENO
Un (inesperado?) nuevo capítulo en la causa VERAZ nos encuentra con la Sentencia (2025) de la Sala I de la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal, donde se condenó la utilización por un competidor de la marca notoria “VERAZ” como palabra clave en el servicio de enlaces patrocinados en el motor de búsquedas de Google, por considerarlo infracción marcaria y acto de competencia desleal.
El presente es un expediente con un amplio recorrido, donde incluso ya tuvimos una Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (2024) que estableció los lineamientos jurisprudenciales para interpretar estos hechos a la luz del derecho vigente, al revocar una Sentencia anterior (2018) de la Cámara -la Sala III, no la I que dictó este nuevo fallo- donde también se había declarado la infracción marcaria y el acto de competencia desleal.
Lo curioso de esta nueva sentencia es que, a pesar de esforzarse por decir lo contrario, modifica y contradice lo resuelto por la Corte Suprema hace tan solo unos meses, para luego declarar la existencia de infracción marcaria y acto de competencia desleal. Modificación que en mi opinión parece innecesaria y que, si lo que se quería era condenar, no requería hacer interpretaciones forzadas de la mayoría (circunstancial) y el dictamen del procurador que compliquen la aplicación futura de la jurisprudencia a nuevos hechos.
Pero primero lo primero, ¿Qué son las palabras clave en los servicios de enlaces patrocinados?
Los motores de búsqueda tipo Google o Yahoo ofrecen la posibilidad de contratar un servicio pago mediante el cual se selecciona una o varias palabras clave para que, cuando un usuario o potencial consumidor posteriormente las introduce en la búsqueda que hace en ese buscador, se arroje el resultado que el contratante desea en un apartado “patrocinado”.
Es decir, yo contrato que para cuando un usuario introduce la palabra “A”, el resultado arrojado sea el sitio web “B”. Lo que hacen los buscadores es arrojar esos resultados junto con la leyenda “patrocinado” como se ve en las imágenes:
La existencia de este servicio que permite a comerciantes posicionar sus páginas web junto a la de los competidores ha traído muchas discusiones respecto a la licitud o ilicitud de dicho servicio cuando lo utilizado como palabras clave son marcas ajenas. Y en particular, cómo es el caso VERAZ, en el caso de marcas notorias (aquellas ampliamente difundidas o conocidas).
El diciembre pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió su opinión al respecto y sentenció que:
“En virtud de que la protección que brinda la propiedad de una marca no es absoluta, la utilización de la marca notoria ajena como “palabra clave” en el sistema de publicidad de enlaces patrocinados y al solo efecto de ofrecer una alternativa de productos o servicios, no debe verse necesariamente y en sí misma como una infracción al derecho de exclusividad establecido en las normas federales mencionadas. Puede tratarse de una práctica lícita en la medida en que el anuncio no menoscabe la aptitud distintiva de la marca al generar una probable confusión en el consumidor respecto de los productos o servicios que identifica la marca o indicar una conexión entre los bienes o servicios ofrecidos por el anunciante y el titular de dicha marca con probabilidad de lesionar sus intereses.”
Después de esa afirmación, la Corte explica cómo se debe interpretar si ese mismo acto -la utilización de una marca ajena como palabra clave en el servicio de enlaces patorcinados- constituye o no un acto de competencia desleal. Allí cita distintas normas: El Convenio de Paris, el Decreto Ley de Competencia Desleal y el Código Civil y Comercial.
Al respecto, creo que lo más interesante es la solución pragmática a la que arriba el Tribunal:
“Para que tal práctica sea considerada una infracción marcaria o un acto de competencia desleal, no basta invocar el aprovechamiento del prestigio ajeno, puedo dicho aprovechamiento debe ser, además, indebido o ilegítimo, lo que sucede cuando, de acuerdo con las normas precedentemente citadas, ocasiona la confusión en el consumidor respecto de los productos o servicios que identifica la marca, o cuando dicho consumidor realiza una conexión entre los bienes o servicios ofrecidos por el anunciante y el titular de la marca.”
Aquí la Corte señala que para que el hecho sea considerado un acto de competencia desleal, en particular aprovechamiento indebido del prestigio ajeno (art. 10 inc. G del Decreto 274/2019), las circunstancias del caso deben ocasionar confusión en el consumidor respecto de los productos o servicios que identifica la marca.
Entonces, las dos grandes conclusiones del fallo de la Corte Suprema son:
- La protección de las marcas no es absoluta y aquellos usos que no consisten en la identificación de productos o servicios son lícitos, a menos que se menoscabe la aptitud distintiva de la marca.
- El aprovechamiento del prestigio ajeno, en principio, es lícito. Para que el aprovechamiento del prestigio ajeno sea ilícito, debe ser indebido. Y será indebido cuando ocasione confusión del consumidor respecto de los productos o servicios que identifica la marca.
¿Cómo se materializan estos principios en la práctica? Para ello el Dictamen del Procurador (2022), al que la Corte remite, nos brinda algunas certezas:
“La utilización de una marca notoria ajena como palabra clave en el buscador, debe analizarse en relación a su efecto en la apreciación del usuario medio, normalmente informado, razonablemente atento, con cierta aptitud para interpretar la información que se le facilita (ap. 44, “Interflora”; ap. 84, “Google France y Google”). A fin de establecer esa apreciación, se considerará, por ejemplo, la estructura del anuncio patrocinado (ej. título, descripción y nombre de dominio utilizado), la posibilidad de distinción entre éste y los resultados orgánicos de la búsqueda, así como otros componentes del diseño de la página de resultados del motor de búsqueda (search engine results page) que puedan provocar la probabilidad de confusión o conexión”
Básicamente es analizar si los resultados patrocinados que arroja el buscador son susceptibles de hacer creer al usuario que utilizó la palabra clave en el buscador que esos sitios web tienen alguna relación con el titular de la marca -por usar la marca en el anuncio o sitio web, o elementos distintivos que son susceptibles de crear asociaciones indebidas- cuando la realidad es que no la tienen. En esos casos, habrá infracción. Será al fin y al cabo, un tema de la prueba que las partes puedan aportar al proceso y la interpretación que los jueces hagan de los elementos que rodean el uso del enlace patrocinado.
Es importante señalar que la Corte llega a esto revisando la sentencia del año 2018 de la Sala III, que había resuelto “no puede negarse que la accionada se ha aprovechado indebidamente del prestigio ajeno con el objeto de posicionarse en el mercado, incurriendo así en una infracción marcaria y en un acto de competencia desleal”.
Es decir, en 2018 la Sala III había concluído que el mero hecho de utilizar una marca notoria ajena en el servicio de enlaces patrocinados constituía una infracción marcaria y un acto de competencia desleal. Sin ninguna justificación.
Esa línea jurisprudencial fue revocada por la Corte, al sostener que la utilización de una marca notoria como palabra clave no importa “per se” la existencia de una infracción marcaria; y que el análisis sobre la existencia de probabilidad de confusión había sido omitido por la Sala III.
Y eso es lo que podría haber hecho la Sala I si lo que consideraba es que los resultados patrocinados que arrojaba el buscador al tipear “veraz” permitían al usuario confundir el origen de los servicios o afectar la distintividad de la marca notoria. Debía analizar a la luz de la nueva jurisprudencia los hechos del caso y determinar si existía riesgo de confusión.
Pero no. Fue por más y decidió replantear algunas de las cuestiones que habían quedado zanjadas por el Tribunal Supremo.
Lo primero que hace la sentencia de Cámara es meterse de lleno en la discusión sobre si hay uso o no hay uso de marca, asunto que no tiene demasiada relevancia ya que lo importante es determinar la licitud o ilicitud del uso que se hace. Al respecto, la Corte fue bastante clara al decir en su considerando 7:
“Que para decidir si el uso de la marca notoria ajena como “palabra clave” configura una infracción marcaria, es importante comenzar por señalar que el derecho de exclusividad de una marca (artículos 4° y 31 de la ley 22.362) implica que solo el titular de la marca pueda utilizarla para identificar sus productos o servicios para los cuales está registrada. La marca, como cualquier otra propiedad, tiene en nuestro sistema jurídico la protección que brinda el artículo 17 de la Constitución Nacional. No obstante, los derechos del titular marcario reconocidos en las normas legales pertinentes, si bien es amplio, no faculta al titular de una marca a impedir cualquier uso que haga de ella un tercero. Ello es así, pues el derecho del titular de una marca de prohibir su uso por terceros y, por lo tanto, el contenido del derecho de exclusividad que le concede la propiedad de sus marcas, está relacionado con la necesidad de conservar su poder distintivo. Así, por ejemplo, el derecho de exclusividad no impide que la marca sea mencionada con fines periodísticos pues dicho uso no altera las funciones propias de la marca. Lo prohibido por la ley es el uso de la marca ajena de un modo que pueda crear confusión respecto de los productos o servicios identificados con ella.”
Independientemente de la forma de clasificar ese uso (marcario o no marcario, típico o atípico, etc.) la Corte es clara en afirmar que el derecho de marcas no es absoluto y no permite una suerte de monopolio sobre el término.
Por eso llama la atención cuando la nueva sentencia de la Sala I sostiene:
“Desde una perspectiva preliminar de análisis, entonces, me parece pertinente destacar que –como reseñé ut supra– no está en discusión el uso por parte de la Discovery de la marca notoria registrada por Organización Veraz de su titularidad, como keyword en el sistema de enlaces patrocinados de referencia. Ello nos coloca, prima facie, en un escenario más que proclive a la configuración de la infracción marcaria que aquí se debate, puesto que la Ley de Marcas y Designaciones es clara en cuanto a que “La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro” (conf. artículo 4°; CSJN, doctrina de Fallos 211:559, citado por el Procurador). Dicho de otro modo, la actora, como titular del registro marcario en cuestión, poseía la exclusividad en el uso de su marca, por lo que su utilización no autorizada importaría una violación a este precepto esencial de la legislación que rige la materia y, por consiguiente, una infracción marcaria lato sensu.”
y
“Lo cierto, no obstante, y lo que quiero dejar aquí sentado de manera preliminar, es que no caben dudas de que hay un uso no autorizado por parte de Discovery de una marca registrada y ajena, que además es una marca notoria”.
Para luego decir: “en el fallo de Corte no se ha establecido lo contrario, ni mucho menos, sino que parte de la base de la no controversia de aquella utilización”.
En la sentencia de la Corte no se establece lo contrario en el sentido de que no se discute si hay uso o no de marca. Es evidente que hay un uso no autorizado del signo como palabra clave en el servicio de enlaces patrocinados, y ese no es el problema. El tema a decidir es si ese uso, ya sea marcario o no (que de nuevo, no es lo relevante), es lícito o ilícito conforme la normativa de marcas y la de competencia desleal.
Y es aquí donde la Sala I si contradice a la Corte, ya que sostiene que el solo uso de un signo como palabra clave en el servicio de enlaces patrocinados, sin considerar otro factor, es suficiente para que sea considerado uso de marca ilícito:
“Advierto que ese cierto grado de conexión o asociación bien podría considerarse satisfecho por la propia esencia del servicio contratado por la accionada”,
Y también hace lugar a la teoría de la protección del prestigio ajeno incluso cuando el aprovechamiento no sea indebido conforme la normativa de competencia desleal y lo argumentado por la Corte en su sentencia:
“De hecho, es precisamente esta asociación la que motivó a la accionada a utilizar la marca notoria ajena en el servicio de enlaces patrocinados contratado, pues sino carecería de interés o incentivo para hacerlo”.
Eso que señala la Cámara, que resulta una obviedad, es lo que explícitamente la Corte quería evitar con su fallo: que se sancione a competidores por competir, y se proteja excesivamente a titulares de marcas de no tener que realizar esfuerzos para convencer al consumidor en el mercado de las bondades de sus productos o servicios. En su sentencia, la Corte argumenta:
“Por otro lado, en un sistema económico basado en la libre competencia los competidores deben tener el derecho de atraer a potenciales clientes hacia sus productos o servicios mediante la publicidad, más aún cuando ella posibilita que el consumidor tenga más información y opciones de compra, en la medida en que no se incurra en la violación de las normas legales referidas en los anteriores considerandos.”
Ese equilibrio entre el derecho de propiedad y el derecho a competir es el que justamente exige que el aprovechamiento del prestigio ajeno sea condenable sólo cuando es indebido, es decir, cuando medie riesgo de confusión.
Esta interpretación de la Sala I incluso contradice la sentencia Interflora de la Corte Europea que también es citada por esta Sala para justificar el uso de marca en el tráfico comercial. En su sentencia, el Tribunal Europeo explica que la infracción acontece cuando hay confusión y no por el mero hecho de utilizar una marca (sea notoria o no) como palabra clave en el servicio de enlaces patrocinados.
En el caso es posible hacer un paralelismo con la utilización de marcas en la publicidad comparativa: nadie discute la licitud de mencionar a la marca ajena en la publicidad de productos o servicios propios ni considera que esa mención implique su uso en la identificación de productos o servicios propios. La licitud o ilicitud de dicha publicidad recaerá en la veracidad o falsedad de las afirmaciones sobre las características de los productos o servicios. No en la incorporación de la marca ajena per se.
Otra cosa que llama la atención es que la Sala emita opinión respecto al usuario promedio para justificar la sentencia, algo que no había sido controvertido en las distintas sentencias a lo largo del proceso (consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento) para referir a un “internauta promedio” que por el tipo de servicio “por su edad, por su educación, conocimientos tecnológicos, urgencia o falta de prevención, caerán efectivamente, o podrían caer probable y verosímilmente en el error de asociar indebidamente las marcas o servicios pretendidos”.
Parece un argumento más alineado a lo que podía suceder hace 20 o 25 años, pero estando en el 2025, parece aventurado sostener esta “hipótesis” como lo llama el fallo. El usuario promedio del 2025 conoce los servicios de los buscadores y comprende lo que significa un enlace patrocinado.
Por último, remite el fallo de Cámara a la disidencia del Dr. Lorenzetti en la sentencia de la Corte Suprema, quien había argumentado que por estar ante la utilización de un signo idéntico para identificar un servicio idéntico, se debía presumir la confusión.
En el servicio de enlaces patrocinados, la marca ajena no se aplica en el producto o servicio. Es un término que se ingresa en el buscador y puede o no remitir a sitios de competidores que pueden o no confundir al consumidor al utilizar la marca ajena en ese sitio o al ofrecer productos falsificados. No se usa un signo idéntico para identificar un producto o servicio idéntico, por lo que no se debe presumir la confusión.
Por último, cierra el fallo diciendo: “Entiendo que la solución que aquí he de propiciar por los argumentos y análisis aportados en este voto, como dije, va precisamente en el mismo sentido que los parámetros delineados por la Corte en ambas posturas, tanto en la de la mayoría como en la de la disidencia- que, aunque arriban a conclusiones opuestas, no se contradicen, pues se sustentan en substancia, y salvo algunos matices, en los mismos principios jurídicos y jurisprudenciales”.
Me permito disentir con la calificación de “algunos matices”. Esta sentencia mediante su elección de esos “matices” ha propuesto modificar sustancialmente los lineamientos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido para aplicar las normas del ordenamiento jurídico a los casos de utilización de palabras clave en los servicios de enlaces patrocinados.
Ha modificado la interpretación de uso de marca, el alcance del derecho de propiedad, la interpretación del Convenio de París , la interpretación del acto de aprovechamiento –indebido– del prestigio ajeno y la calificación del consumidor “internauta”.
Todo lo cual no solo es un retroceso de más de 15 años en cómo se interpretan estos mismos institutos en todo el mundo, sino que trae consigo aparejada una inseguridad jurídica fenomenal para quienes utilizan estos recursos como herramienta de posicionamiento legítimo en el mercado.
A partir de esta sentencia, las empresas deben preguntarse qué líneamientos jurisprudenciales deben seguir para operar con enlaces patrocinados. Si los de una Sala que falló hace 7 años, los de la Corte Suprema de hace 6 meses, o los de otra Sala que, recientemente, reinterpretó a la Corte Suprema diciendo encima que lo que falló es coherente con la nueva jurisprudencia de la Corte. Y el costo-beneficio o los riesgos que ello implica. Sumado a que es un fallo que al día de hoy, no está firme. Y la última vez que se presentaron recursos, su resolución demoró más de 6 años.
Como dije al principio, la sentencia podría haber seguido los lineamientos de la Corte Suprema, realizar el análisis de prueba que hace y considerar que había riesgo de confusión por el anuncio y el contenido del sitio web, consecuentemente condenando por infracción marcaria y/o acto de competencia desleal dependiendo el caso. Algo así como hace en parte de la sentencia al analizar la prueba.
En ese contexto, y cómo último comentario, planteo un llamado a la solidaridad para el litigante del 2025: estaría muy bien que las sentencias incluyan elementos gráficos (imágenes) que sirvan para que terceros entiendan cuáles elementos consideró el Tribunal para determinar que existió riesgo de confusión. Siendo un antecedente muy relevante en la materia, la casuística es fundamental.
Cualquier duda, consulta o comentario pueden escribir a pbm@gbreuer.com.ar